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El titular, mediante solicitud hecha a la autoridad competente, es quien busca la protección del nombre comercial. El resultado de este trámite obligara a un tercero a abstenerse de usar un signo distintivo idéntico o similar al que se busca proteger, de tal forma que evitara confusiones o riesgos de confusión con la empresa del titular o con productos o servicios que este ofrezca.

En consecuencia, para que la protección del nombre comercial sea efectiva, el titular debe probar el uso real, constante y efectivo de este. Así lo explico la sección primera del Consejo de Estado de un fallo reciente.

Acudiendo a la interpretación prejudicial hecha por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA), el alto tribunal puntualizo que esta protección puede derivar de su registro o de su uso efectivo.

La obligación de acreditar un uso efectivo del nombre comercial se sustenta en la necesidad de fundamentar la existencia y el derecho de protección del nombre en algún hecho concreto, sin el cual no existiría ninguna seguridad jurídica para los competidores.

Para la comprobación del uso efectivo, real y constante del nombre comercial, el examinador puede acudir a los medios probatorios consagrados en el ordenamiento jurídico colombiano, como las pruebas testimoniales y la inspección judicial.

Reglas de Comparación

La sección recordó que al comparar un signo mixto con un nominativo, el examinador debe verificar el elemento predominante en las marcas, esto es, si se trata del elemento grafico o el nominal.

Asi las cosas el contencioso siguió las reglas trazadas por la interpretación prejudicial hecha por el TJCA, sobre los criterios que deben tener un cuenta para determinar si existe similitud entre las marcas enfrentadas.

De acuerdo con lo anterior, en eventos en que predomine el elemento grafico, en principio, no existirá riesgo de confusión. En caso de predominar el nominativo, se acudirá a las reglas pertinentes para el cotejo entre signos de este tipo.

Marca Notoria

El solo registro de la marca en uno o más países no le otorga la categoría de marca notoria, pues esa calidad resulta del conjunto de factores que es necesario probar.

Así lo reitero la sección, al considerar que, de acuerdo con la normativa comunitaria, para determinar si una marca es notoriamente reconocida, se tendrá en cuenta la extensión de su conocimiento entre el público consumidor, la intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca, la antigüedad de la marca y su uso constante y el análisis de producción y mercadeo de los productos se distinguen.

Por otra parte, el Consejo resalto que la notoriedad de la marca se encuentra sujeta a que se acredite probatoriamente, para lo cual existe libertad en esta materia.

En relación a este punto, aclaro que los preceptos contenidos en los mencionados instrumentos internacionales son meramente enunciativos y la regulación de la materia no exige una prueba especifica que tenga carácter obligatorio, lo que permite acudir a los medios previstos en el artículo  175 del Código de Procedimiento Civil.

(C.E., Secc. Primera, Sent. 11001032400020030044801, ago.30/12, C.P Marco Antonio Velilla Moreno)