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Al referirnos al contenido y alcance del derecho que ostenta un titular marcario sobre su signo distintivo, necesariamente tendríamos que traer a colación el reconocimiento de un derecho monopolístico que le faculta para utilizar su marca en el mercado con el propósito de identificar los propósitos ofrecidos y vincularlos a un origen empresarial determinado.

Este derecho conlleva dos dimensiones: el ‘’ius utendi’’ y el ‘’ius prohibendi’’.

La primera es conocida como la dimensión positiva de la marca, en cuya virtud, el titular puede cederla, usarla o licenciarla como instrumentos para lograr su propósito mercantil. A su vez, la dimensión negativa comprende la posibilidad de prohibir el uso, a terceros n o autorizados, de signos distintivos que resulten similarmente confundibles (idénticos o parecidos) con su marca registrada.

Al acudir a la decisión 486/2000 de la comunidad Andina, el ‘ius utendi’ y el ‘ius prohibendi’ están consagrados en el artículo 154 al 156. En estén ultimo se califican como usos prohibidos la comercialización no autorizada de productos identificados con la marca registrada (ofrecimiento, venta, importación, exportación, transporte) así como el uso en anuncios y otros medios de difusión publicitaria.

Pero la dimensión negativa, no tiene un alcance absoluto; la norma comunitaria prevé cierto tipo de situaciones en las que es lícito el uso de marcas ajenas en el mercado.

¿Cuáles son los usos descriptivos de la marca?

El uso de una marca registrada de un tercero diferente al titular cuyo propósito más que la identificación de sus propios productos o servicios, de su actividad económica, de su establecimiento, entre otros sea la descripción de ciertas características- tales como la especie, calidad, cantidad, destino, valor, lugar de origen o época de producción podrán ser considerados como usos lícitos respecto de los cuales no es necesario obtener la previa autorización de su titular. Así los que ofrecen piezas de recambio podrán utilizar las marcas de los fabricantes de automotores para los que están destinadas dichas piezas.

El artículo 157 de la decisión 486/2000 establece esta restricción del ‘ius prohibendi’, para lo cual fija requisitos sinequa non que dicho uso no cause riesgo de confusión y que los usos estén gobernados por el principio de la buena fe, ejerciendo las practicas leales de comercio.

¿Los usos lícitos pueden extenderse a otras situaciones?

La norma in comento enuncia como usos descriptivos de marcas registradas por terceros, aquellos referidos a su propio nombre o seudónimo, su domicilio o el de un nombre geográfico, siempre que se cumplan los requisitos mencionados. Es pertinente tener en cuenta el uso de la expresión dominio y no dirección. Una de las razones para preferir el uso de esta expresión está fundamentada en la semejanza conceptual entre dirección y nombre de dominio, en razona que, por la naturaleza de estos últimos, deberá preferirse su categorización como signo distintivo antes que como la mera dirección electrónica del empresario.

¿Puede utilizarse una marca ajena en publicidad comparativa?

Es licita en el derecho Colombiano, así lo reconoce el artículo 157 de la decisión 486/2000, cuya lectura deberá efectuarse en consonancia con lo prescrito en el artículo 13 de la ley 256/96, solo serán ilícitos los actos de comparación cuando, para tal fin se utilicen indicaciones incorrectas o falsas, se omitan las verdaderas características de los productos o se efectúen comparaciones que no atiendan a componentes análogos o comprobables.

En consecuencia, el derecho marcario reconoce algunas situaciones en la que es legítimo utilizar marcas ajenas sin que para tal efecto sea necesario obtener previamente una autorización de su titular.